Para registrar una marca, es conveniente entender correctamente qué es una marca y qué elementos tener en cuenta previamente a su registro.
En términos jurídicos, una marca es una expresión o signo distintivo que permite a los usuarios y consumidores identificar los productos y servicios del mercado y relacionarlos con quienes los producen, así como diferenciarlos de los producidos por otros, de modo que no exista riesgo de confusión entre unos y otros.
Es frecuente que los competidores llamen a sus productos o servicios de formas muy parecidas o incluso idénticas (por ignorancia normalmente) generando un riesgo de confusión en los consumidores. El derecho de marcas trata de prevenir el riesgo de confusión entre los consumidores. Cuanto más riesgo de confusión tenga una marca, más riesgo legal de una reclamación.
Legalmente, el motivo del registro de una marca es obtener un derecho de monopolio para que nadie más use una misma expresión idéntica o sustancialmente idéntica para una serie de productos o servicios definidos para una o varias líneas de producción o negocio.
Junto a las marcas, se encuentran los nombres comerciales, que también son signos distintivos. Su única diferencia es el bien que trata de proteger cada uno:
- Una Marca, en términos legales, es un signo usado para la identificación de un producto o un servicio en el mercado.
- Un nombre comercial es un signo distintivo usado para identificar a quien produce productos o servicios, en el tráfico jurídico y económico. El nombre comercial no debe confundirse con la razón social de la organización y que es una forma de identificación para el tráfico jurídico exigida por la legislación societaria, la fiscal, etc., mientras que los signos marcarios identifican en el tráfico económico. No obstante, la razón social puede llegar a ser casi idéntica al nombre comercial de la empresa (Por ejemplo, en nuestro caso, la razón social es Ucelay Abogados, S.L.P.U., mientras que el signo distintivo es UCELAY).
Coloquialmente, pese a todo, hablamos de marcas para referirnos de forma indistinta a marca o nombre comercial.
Por otra parte, nada impide usar un mismo signo distintivo para identificar al productor, sus productos y servicios. Sería el caso de, por ejemplo, Coca Cola, que es un signo protegido tanto para identificar a la propia empresa en el mercado, como para su producto específico de bebida refrescante basada en cola, aunque también tiene otros productos protegidos (Fanta…, etc.).
Dado que las organizaciones despliegan distintos tipos de productos, actividades y servicios es habitual que se disponga de un catálogo variado de signos distintivos para identificarse y diferenciarlos (Piénsese en la evolución gráfica de cualquier marca renombrada a lo largo de las décadas o con una política de variaciones gráficas a partir de una misma denominación) o de otro tipo, como se verá más adelante. Por ejemplo esta es una parte del catálogo de marcas de esta empresa:
Como se puede apreciar en el ejemplo, cada signo ha originado un expediente de solicitud de registro independiente y así ha sido registrado finalmente en cada caso. Destaca el hecho de que este titular de marca ha optado por una protección completa al registrar, por separado, tanto la denominación, como los logos que la reflejan.
En este sentido, pese a que las marcas gráficas pueden incluir tanto la denominación como la gráfica, es aconsejable solicitar independientemente, por un lado, el registro de su denominación y, por el otro, el de su expresión gráfica –aunque incluya la denominación –, es decir, hacer dos solicitudes separadas, una por cada cosa. La razón de aconsejar proceder así es que si se rechaza – de oficio o por oposición de un tercero – la inscripción de, por ejemplo, la gráfica, y solo se había inscrito ésta incluyendo la denominación, se perderá tanto la denominación como la expresión gráfica, mientras que si se inscriben por separado, el rechazo a la inscripción de una no impedirá necesariamente el de la otra. En este sentido, registrar por separado incrementa la inversión, pero esta se ve rentabilizada por una mayor protección y ya que es para diez años queda plenamente amortizada durante la vida del signo.
Como hemos visto, las marcas pueden expresarse de distintas maneras: por su mera denominación (palabras); con logotipos o distintos grafismos (imágenes, símbolos, etc.) e, incluso, ciertos tipos de sonidos, eslóganes o formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación), pueden ser registrados como marcas, ya que la forma de expresión no se agota con el nombre o el grafismo. Cada una de estas formas de expresión, individualmente considerada o combinada, constituye, por tanto, un signo distintivo.
Se debe registrar la marca para actividades específicas
Por otra parte, dado que inscribir un signo como una marca otorga una protección a su titular que permite excluir a otros de usar otra idéntica o demasiado similar, la protección quedará limitada a las actividades del titular para las cuales se haya solicitado el registro. Las actividades para las cuales se inscribe reciben el nombre de clases.
Una clase es una categoría de producto o servicio para la cual se solicita la protección del registro al inscribir el signo distintivo al que se vincula, de modo que la marca quedará inscrita para que nadie más pueda usarla en relación a esos productos y servicios pero no para otros. Por ejemplo, una empresa dedicada a la actividad textil puede pretender registrar un signo para servicios de sastrería a medida, por un lado; y también para fabricación de prendas de vestir, por el otro. Es decir, en este caso, se trataría de un signo distintivo para dos clases distintas; sastrería a medida y prendas. En cambio, no quedaría protegida para complementos como los relojes si no se solicita también para este tipo de producto, lo que sería una tercera clase. Y así sucesivamente con cualquier otro producto o servicio.
A veces las organizaciones registran su marca para productos y servicios que no tienen una relación directa con sus productos y servicios. Es el caso del merchandising que pueden hacer las marcas que mayor fidelidad crean entre el público, como un cantante o empresas muy famosas.
Para saber indicar para qué actividades, productos o servicios debe registrarse una marca, la Unión Europea se rige por lo que se llama el Nomenclátor Internacional o Clasificación de Niza que es una lista de actividades que comprende hasta 45 clases distintas en las que se describen diferentes productos y servicios por los que se puede inscribir un signo. Estas clases funcionan como categorías e incluyen, a su vez, todo tipo de actividades propias de esa categoría. Puedes consultar el nomenclátor, sus clases y actividades incluidas aquí.
Elegir bien la clase es muy importante y entraña un acto de discernimiento relevante. Se detectan muchas marcas que se han registrado para las clases incorrectas o que están en la clase correcta pero no para la actividad en ella incluida que resulte adecuada.
¿Para cuántas clases o actividades es conveniente registrar la marca?
Para tantas como abarquen los productos o servicios del registrador.
Normalmente, un signo debe registrarse con relación a entre 1 y 3 clases para quedar bien protegido, pero existen signos cuyos titulares despliegan un amplio abanico de actividades y para estos casos no es infrecuente que el número de clases (actividades) para las que se pide proteger la marca sea incluso superior a la decena.
Cuando se solicita la inscripción de varios signos, estos no se acumulan, aunque se hagan en el mismo momento, sino que cada uno de ellos conlleva una instancia independiente que requiere sus propias tasas, puesto que el registro de marcas los trata como independientes y generarán asientos individuales en el mismo. Es por ello que cada clase devenga el pago de una tasa tributaria obligatoria e independiente que está regulada y se publica cada año por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Su importe es variable según se inscriba el signo distintivo para una o más clases.
El análisis previo a registrar la marca sobre la viabilidad de su inscripción
El análisis previo de los signos distintivos que se pretenden inscribir para evitar solicitudes de signos que puedan inducir a confusión por su parecido o identidad con los de terceros preexistentes es muy aconsejable, ya que cualquier titular de un registro puede instar oposición al registro de marca solicitado por el cliente lo que, en el caso del registro europeo.
Una vez elegido un signo candidato a solicitud de registro, y antes de hacer este, conviene solicitar en la Oficina Española de Patentes y Marcas un informe de búsqueda para asegurarse de que el signo está libre. Este informe sólo versará sobre marcas, nombres comerciales inscritos en la OEPM y la información facilitada no constituye una resolución vinculante para la OEPM, solamente permite tener una impresión aproximada de otros signos que con los que podría tener semejanza y un potencial riesgo de confusión que, como terceros, los titulares de tales signos podrían alegar. Si no se solicita el informe, al menos, debería hacer una búsqueda en el Localizador de Marcas o en la Consulta de Signos Distintivos Registrados o Solicitados.
El informe oficial de búsqueda arroja resultados de signos parecidos con los que puede haber conflicto, en cambio la mera consulta al registro de marcas mediante la introducción del término candidato a ser registrado solo arroja resultados en los que coincida el término, pero no de otros que puedan resultar parecidos y con los que también podría haber oposiciones de tercero una vez solicitada, salvo que se introduzcan en el buscador otras variaciones de términos semejantes a los que se intentan registrar. Por eso es más recomendable el informe oficial si se quiere profundizar en los riesgos de oposiciones de terceros que podrían sucederse posteriormente.
El discernimiento sobre la viabilidad de la marca está basado en el saber y experiencia del asesor, pero es estimativo siempre por lo que no supone garantía de inscripción dado que, finalmente, el criterio para acceder al registro depende del criterio del examinador asignado por la OEPM y, por tanto, sujeto a cierto margen de subjetividad y de la propia complejidad de los análisis de signos marcarios que demuestran las contradictorias resoluciones judiciales nacionales e internacionales.
Las marcas con más probabilidad de ser inscritas son aquellas cuya denominación es más abstracta o de fantasía; o está compuesta por más términos que reduzcan el riesgo de confusión sonora o visual con otras parecidas; o cuyos términos no son derivaciones de palabras típicas de las actividades para las que se solicitará el registro.
¿Qué fases y cuánto dura el proceso de registrar una marca?
El proceso de registro de una marca conlleva unas fases e interacciones y tiene una duración aproximada de entre 6 y 12 meses.
La solicitud debe superar el proceso de evaluación realizado por la oficina de patentes y marcas (el organismo público que las registra y evalúa) en el que los terceros que puedan considerar un riesgo de confusión con sus marcas pueden hacer alegaciones oponiéndose al registro y que después la oficia tendrá que valorar y resolver junto con las alegaciones que hagamos en defensa de nuestra solicitud.
El proceso de inscripción de una marca, por tanto, primero comienza con la solicitud y después se somete a un periodo de consultas para una potencial contradicción. Finalmente, en caso de superar el proceso contradictorio de evaluación administrativa, se inscribe. Debajo indicamos el camino seguido para registrar una marca y los distintos escenarios que pueden tener lugar:
De todos estos pasos, el más importante es el de solicitud del registro porque la protección de las marcas se rige por el principio de que quien primero inscribe, adquiere el derecho exclusivo. Es tan importante este momento que el justificante de solicitud reflejará no solamente la fecha de su solicitud, sino también la hora, minutos y segundos en que se llevó a cabo. Una diferencia de segundos puede establecer la prioridad en la inscripción.
Lo que hay que tener en cuenta después de registrar la marca
Finalmente, hay que recordar que el registro de la marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de solicitud, por lo que si desea mantener en vigor la marca, debe proceder a su renovación. Lo mejor es apuntarse como tarea en el calendario la renovación de la marca con, al menos, seis meses de antelación.
En caso de renovación de una marca previamente inscrita, deberá solicitarse, sin recargo en el importe de la tasa, en los seis meses anteriores al vencimiento del registro, pudiendo realizarse válidamente, aunque con recargo en los seis meses siguientes. El recargo será del 25% si se solicita en los 3 primeros meses y del 50% en los tres siguientes.
Como se puede ver, hay que considerar múltiples aspectos para registrar una marca. Puedes contactarnos para que te ayudemos a registrar tu marca con el asesoramiento y análisis previo, así como todo el proceso hasta su registro.
