Un problema muy frecuente y propio de los conflictos societarios es descubrir que existe una marca registrada por un socio a su nombre particular en lugar de a nombre de la sociedad.
En estas situaciones normalmente un socio o administrador tiene la marca formalmente registrada a su nombre en la OEPM u organismo internacional (UIPO, etc.), pese a que la marca debía estarlo a nombre de la sociedad, la verdadera usuaria y titular económica. A veces sucede por error administrativo al hacer la inscripción por ignorancia de quien solicita la inscripción. Es común cuando no lo hace un agente de la propiedad industrial (marcas).
Pues bien, en estos casos, los tribunales pueden respaldar la impugnación ante la realidad que refleja el registro y solicitar la atribución y la restitución del título jurídico que acredita la propiedad de la sociedad en favor de esta.
Índice de cuestiones
Cuando se producen problemas entre socios es frecuente que, en algún momento, tengan lugar disputas sobre la titularidad en el registro de los signos distintivos de la sociedad en el tráfico, bien para identificar a la empresa (nombre comercial), bien para distinguir los productos o servicios (marcas).
El supuesto habitual es aquel en el que la sociedad (o los demás socios simplemente) descubre que el registro de la marca a nombre del socio que este había ocultado. Otras veces, la sociedad había encomendado el registro de las marcas a un socio, pero ignoraba que este lo había hecho a su propio nombre en lugar del de la empresa o bien había conciencia sobre ello, pero consideraba que era una cuestión administrativa y que la propiedad de las marcas sería de la empresa en todo caso.
El registro de la marca a nombre del socio requiere análisis del contexto
La controversia consiste, por tanto, en la acusación de la sociedad frente a un socio o socio desvinculado en el sentido de que la realidad formal registral no refleja la realidad material del uso de las marcas. Cuando hay conflictos de socios, estas cuestiones se vuelven parte del conflicto, ya que las marcas, a menudo, son la columna vertebral de un negocio y un intangible de gran valor económico. Por tanto, el registro de marca a nombre del socio es un auténtico problema.
La situación siempre es desafiante porque la Ley de Marcas regula que la inscripción genera la propiedad. Así es, el artículo 2 de la LM establece que: “El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado con arreglo a las disposiciones de la presente Ley”. En este artículo la Ley sanciona el carácter constitutivo de la inscripción. Esto significa que la inscripción no se limita a dar publicidad a un hecho, sino que lo crea o lo constituye.
Por tanto, quien primero solicite su inscripción y obtenga posteriormente tal registro, a priori, detentará su propiedad frente a los demás. Es lo que en esta normativa se denomina como principio de prioridad registral (Art. 3 LM) y, por tanto, que la marca registrada por un socio a su nombre representa un riesgo grave para la sociedad.
Ahora bien, este principio concurre con otras previsiones legales que protegen derechos extra registrales que pueden conllevar cambios en la titularidad registral si se acreditan realidades extra registrales previas que tengan prevalencia. Esta sería una situación típica en los conflictos de titularidad formal de marca entre la sociedad y el socio.
Como siempre, el análisis jurídico para la resolución de conflictos va a depender en gran medida del contexto en el que se producen los hechos que hay que enjuiciar. En este sentido, las problemáticas marcarias entre el socio y la sociedad no son ajenas a esta dinámica.
La valoración a realizar puede cambiar en función de las circunstancias, de modo que deberá tenerse en cuenta si la inscripción a favor del socio tuvo su origen antes de constituir la sociedad; si lo fue durante el funcionamiento de la misma o si tuvo lugar una vez que el socio había salido de la empresa por haberse desvinculado mediante una compraventa, una separación, una adquisición preferente, etc. En este aspecto, las resoluciones judiciales pueden llegar a ser enormemente variadas precisamente por las diferentes situaciones a enjuiciar.
La marca registrada por un socio en su favor puede constituir una conducta desleal
Como decíamos, un caso habitual es aquel en el que un socio (a veces también administrador), registra las marcas de la sociedad a su nombre en lugar de hacerlo en favor de la sociedad mientras esta se encuentra activa y vigente. Lo puede hacer así con ocultación, de modo que la sociedad lo ignora, o puede hacer la inscripción por encomienda de la sociedad, pero ocultar a la sociedad y/o los socios que formalmente se encuentra a su nombre. A veces también, la sociedad nunca registra las marcas y cuando un socio sale, las inscribe a su nombre para impedir posteriormente su uso a la empresa de la que salió.
En estos casos, cuando el socio ya ha salido de la empresa, es frecuente que, además de atribuirse el dominio sobre estos signos, dirija también un requerimiento a su anterior sociedad para reclamarles el cese del uso de los signos distintivos. Hace valer así el efecto propio de la protección registral marcaria: la exclusión a terceros en el uso de signos distintivos para los servicios o productos para los cuales fueron inscritos, dado que los registros de marcas otorgan derechos de monopolio durante la duración del asiento registral.
La reclamación de la sociedad para recuperar la marca registrada por un socio a su nombre
Sin embargo, la sociedad aún tiene capacidad de reacción y puede reclamar frente al exsocio el retorno de las marcas y lograr la modificación de la titularidad a su nombre. Esto se suele llevar a cabo mediante la acción reivindicatoria y/o de nulidad de marca por actuación de mala fe del socio desvinculado siempre que las circunstancias y pruebas concurrentes lo respalden.
El Tribunal Supremo ha declarado, en este sentido, que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, puesto que previamente había sido registrado por otro, pero «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual«, lo cual generalmente tiene lugar en supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes, como sería el caso de un socio apoderado o mandatario verbal o de un socio-administrador que obrara de mala fe, de modo que queda fuera de este cauce cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro.
La reivindicación tiene como fin hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extra registral ostentada, en caso de demostrarse, por la sociedad sobre el signo cuyo registro se ha solicitado o concedido al socio desvinculado. Se trata, por tanto, de un tipo de reclamación de dominio singular puesto que quien acciona no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien la registró con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Justamente lo que sucede con una marca registrada por un socio a su nombre sin haberla licenciado antes la sociedad en su favor, es decir, realizado por aquel unilateral y opacamente.
En otras palabras, pese a una inscripción más ágil o avispada por parte de un solicitante malicioso que sabe que lo que solicita inscribir está siendo previamente usado por su sociedad, se puede estimar preferente el derecho de quien venía haciendo uso “en concepto de dueño” precedente, pese a que no lo había registrado; de modo que dicha realidad material prevalece frente a una titularidad meramente formal del actual titular registral malicioso que, a la postre, provocará su novación en el registro para restaurar a la sociedad en su derecho como su legítimo dueño a la vista de su uso previo, de modo que la marca registrada por un socio a su nombre, esté bajo titularidad de la sociedad a quien realmente correspondía.
La mala fe en el proceso de registro es un concepto jurídico cuyo alcance viene determinado por la jurisprudencia europea, la cual requiere que el solicitante conozca o debiera conocer que un competidor utiliza el mismo signo u otro similar de forma previa en el mercado; habiéndose procurado el registro del signo con una finalidad obstativa de la actividad del competidor o parasitaria de su reputación. Normalmente, además, hará falta que el uso activo del signo controvertido por parte del perjudicado al momento de registro.
A estos elementos, puede sumarse la valoración de otros que puedan estar igualmente presentes en el caso de que se trate, ya que el comportamiento deshonesto puede ser muy variado y la mala fe en el proceso de registro debe apreciarse globalmente porque, se ha dicho que, entre otras cosas, indagar sobre la presencia de un propósito de aprovechamiento injustificado de la reputación ajena ganada por otro en el mercado mediante el uso del signo registrado y la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro son muy relevantes.
Como veníamos exponiendo, el análisis de las circunstancias concurrentes es esencial por cuanto cada caso es único y cada caso de una marca registrada por un socio puede llevar a conclusiones diversas en función del contexto y de las circunstancias concurrentes que se puedan probar.
Las disputas marcarias en el ámbito de conflictos de socios es una de las problemáticas que estamos habituados a conocer en Ucelay Abogados como especialistas en la gestión y resolución de conflictos entre socios. Nuestra trayectoria nos ha permitido acompañar a numerosos clientes en situaciones de distinta complejidad como son las sociedades mercantiles familiares.
Para regularizar la situación de una marca registrada por un socio, lo ideal es firmar un contrato de cesión de marca hacia la sociedad, pero si desea abordar o prevenir un conflicto de manera eficaz y con garantías, podemos analizar su situación con objetividad para ofrecerle la visión más realista y las alternativas jurídicas que mejor se ajusten a los riesgos y circunstancias concretas.